相对于现有技术取得了预料不到的技术效果的发明具有创造性

诺沃库勒,优化电场特征以增加电场在增殖细胞上的效果,发明专利申请驳回,创造性,预料不到的技术效果,

当发明同现有技术相比,其技术效果产生的量的变化,超出了人们预期的想象,事先无法预测或者推理出来,则应当认为发明取得了预料不到的技术效果。如果一项发明相对于现有技术取得了预料不到的技术效果,则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。

【案情简介】

原告诺沃库勒有限公司(简称诺沃库勒公司)因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案,不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)于2014年12月1日作出的第77517号复审请求审查决定(简称被诉决定),于法定期限内向法院提起行政诉讼。被诉决定系专利复审委员会针对诺沃库勒公司所申请的申请号为200680043421.6、名称为“优化电场特征以增加电场在增殖细胞上的效果”的发明专利申请(简称本申请)所提复审请求而作出的。本案的争议焦点在于判断权利要求1是否具有创造性,对此专利复审委员会认为:权利要求1与对比文件1相比,其区别在于:(1)第一和第二输出状态的持续时间为20-500ms之间;(2)控制信号为方波。对于上述区别(1),本领域技术人员在现有技术的基础上,在面对如何优化电场问题时,通过进行有限次本领域常规的试验,得到选用某个范围的输出状态的持续时间时,阻止快速增殖的活性细胞增殖和破坏该活性细胞的效果较好是本领域常用技术手段。对于上述区别(2),亦属于本领域的公知常识。故权利要求1不具备创造性。基于同样的理由,权利要求6亦不具备创造性。其他从属权利要求中的附加技术特征要么属于公知常识,要么被对比文件公开,也不具备创造性。最终,专利复审委员会维持了国家知识产权局原审查部门于2013年4月3日作出驳回决定。原告诺沃库勒公司不服,提起诉讼,认为被诉决定认定事实不清、适用法律错误,本申请权利要求1具备创造性,继而其他权利要求也具备创造性。因此,请求人民法院依法判决驳回原告的诉讼请求。

【调查与处理】

2015年6月30日,北京知识产权法院受理此案,2017年 5月11日公开开庭进行了审理。2017年9月29日,北京知识产权法院公开宣判,判决撤销被诉决定,并判决被告就本专利申请重新作出复审决定。判决后,双方当事人均未上诉。

【法律分析】

关于独立权利要求1的创造性。鉴于原告对被诉决定关于权利要求1与对比文件1相比的区别技术特征不持异议,本院予以确认,即其区别在于:(1)第一和第二输出状态的持续时间为20-500ms之间;(2)控制信号为方波。对于区别技术特征(1),本院认为:首先,对比文件1未给出相应的技术启示。对比文件1虽然揭示了将电场在不同方向循环施加的方式有利于破坏细胞,但是对于每一电场的施加时间与细胞增殖之间的关系并未提及。因此,本领域技术人员在对比文件1的基础上,不能获得通过调整施加在电极上的持续时间来获得最优抑制肿瘤细胞增长速度的技术启示。其次,“第一和第二输出状态的持续时间为20-500ms之间”不是本领域常用技术手段。尽管本领域技术人员具备常规的试验能力,对施加在电极上的时间可以进行选取并试验,但是时间的选取范围是非常大的,应当意识到20ms到500ms的时间周期(不到半秒)在可选的时间轴上是非常短的区间,在一个较长的时间轴上,选取一个极其短暂的时间段,在无法预期效果且现有技术并未给出技术启示的前提下,并不是容易的。第三,涉案专利取得了预料不到的技术效果。由涉案专利的说明书附图3可以看出,涉案专利中施加在电极上的持续时间为20ms到500ms时,与其它施加的持续时间相比,细胞增殖率有明显降低,由于现有技术中并无施加时间与细胞增殖率之间关联性的研究,并且现有的医学理论也无法对之进行推测,因此,本领域技术人员难以预测或推理出施加持续时间为20ms到500ms时能够取得最优的效果。在施加其它时间时细胞增殖率无明显变化的情况下,选择20ms到500ms细胞增殖率明显降低,这种变化是突变的,且超出了本领域技术人员的预期,取得了预料不到的技术效果。如果一项发明相对于现有技术取得了预料不到的技术效果,则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,具备创造性。对于区别特征(2)。在需要两种控制状态的情况下,使用方波来作为控制信号,对本领域的技术人员来说是显而易见的。由于区别特征(1)的存在,使得权利要求1具备创造性。在此基础上,其他权利要求也具备创造性。最终法院判决撤销了被诉决定,并判决被告就本专利申请重新作出复审决定。判决后,双方当事人均未上诉。

【典型意义】

审查发明是否具有创造性时,应当审查发明是否具有突出的实质性特点,同时还应当审查发明是否具有显著的进步。发明有突出的实质性特点,是指对所述技术领域的技术人员来说,发明相对于现有技术是非显而易见的。发明有显著的进步,是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。这是评价发明创造性的通常做法。当然审查指南也规定了创造性判断时的辅助考量因素,例如:发明是否克服了技术偏见、发明是否取得了预料不到的技术效果、发明在商业上是否获得成功等。

发明取得了预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质” 的变化,具有新的性能;或者产生“量” 的变化, 超出人们预期的想象。这种“质” 的或者“量” 的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时,一方面说明发明具有显著的进步,同时也不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点,即可以得出该发明是非显而易见的,具备创造性。正因为上述规定,在审查及审判实践中,对于如何认定“预料不到的技术效果”及其对创造性的影响尚存困惑和分歧。

本案即是比较少见的以取得“预料不到的技术效果”进而主张创造性,并被人民法院支持的案例。本案中,当施加在电极上的持续时间为1000ms及以上时,细胞控制增长率大约保持在75%左右,且变化趋势缓慢,当施加在电极上的持续时间为500ms时,细胞控制增长率陡降至60%左右,施加时间为持续下降至50ms时,细胞控制增长率缓慢下降直至最低值为50%左右,施加时间为20ms时,细胞控制增长率回升至60%左右,而施加时间为10ms时,细胞控制增长率又陡升至75%左右。可见,涉案专利中施加在电极上的持续时间为20ms到500ms时,与其它施加的持续时间相比,细胞增殖率有明显降低,由于现有技术中并无施加时间与细胞增殖率之间关联性的研究,并且现有的医学理论也无法对之进行推测,因此,本领域技术人员难以预测或推理出施加持续时间为20ms到500ms时能够取得最优的效果。故法院认定本专利同现有技术相比,其技术效果产生了量的变化,超出了人们预期的想象,事先无法预测或者推理出来,则应当认为发明取得了预料不到的技术效果。

但是,我们也应该注意到,本案中“预料不到的技术效果”的认定也是在对本专利技术方案的非显而易见性进行判断并得出肯定性的结论之后,将其作为一个辅助性考虑因素,从而加深了法官在创造性判断时的内心确认。而“预料不到的技术效果”是否可以排除非显而易见性的考量单独作为创造性判断的考虑因素,是需要我们进一步在司法实践中进行探索的问题。

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责任编辑:冷媚
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