外观设计专利权作为在先权利的起算时间问题

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【案情简介】

2011年8月12日,高店集团公司(简称高店公司)向商标局申请注册第9839243号图形商标(即争议商标,见附图)。2012年10月14日,争议商标经核准注册,核定使用在第18类手提包、伞、仿皮革、小皮夹、卡片盒(皮夹子)、钱包(小钱袋)、手杖、马具等商品上。争议商标的专用期限从2012年10月14日起至2022年10月13日止。

2014年1月10日,宝马股份公司(简称宝马公司)针对争议商标向商标评审委员会提出撤销注册申请。主要理由是:争议商标的图形为宝马公司旗下的系列商标,宝马公司对该图形享有在先外观设计专利权,高店公司申请注册争议商标损害了宝马公司的在先权利,并且对宝马公司在先使用商标进行抢注。综上,根据修改前商标法第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十一条、第四十一条的规定,请求撤销争议商标的注册。

【查明事实】

宝马公司《外观设计专利证书》及外观设计专利图片和附图、专利说明书复印件。用于证明其为涉案外观设计专利权人。该复印件载明证书号为1774638号,专利号为201130142567.X,专利权人为宝马公司,外观设计名称为标贴,专利申请日为2011年5月27日,授权公告日为2011年12月28日。专利说明载明,本外观设计产品的用途:机动车或衣服上的标贴(分类号19-08);最能表明设计要点的图片或者照片:主视图(见附图)。

【法律分析】

本案中,商标评审委员会认为外观设计专利权作为在先权利应当从授权公告日起算,依据为专利法第四十条“实用新型和外观设计专利权自公告之日起生效”的规定。而本院经过审理认为,将外观设计专利权的申请日作为在先权利起算点符合法律规定,被诉裁定认定事实不清,适用法律错误,从而判决撤销被诉裁定,并判令被告重新作出裁定。

(一)外观设计专利权是一种“在先权利”

修改前的商标法第三十一条中规定的“他人现有的在先权利”是指商标注册申请人提出商标注册申请之前,他人已经取得的权利。最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定第十八条规定,商标法第三十二条(修改权的商标法第三十一条)规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予以保护的合法权益。本司法解释于2017年3月1日起施行,但在此之前,亦无相反的规定指明应将外观设计专利权的授权公告日作为在先权利的保护起点,且最高人民司法解释本身也是对之前在司法实践中所遇到的经常性的问题的回应。因此,虽然被告商标评审委员会作出被诉裁定的时间早于2017年3月1日,但在本案中根据最高人民法院该司法解释进行解释亦不违反相关规定的精神。从修改前的商标法第三十一条及最高人民法院的司法解释可以看出来,商标法中的在先权利条款主要解决的是权利和利益冲突的问题。根据本案查明的事实,涉案外观设计主要用途为作为机动车或衣服上的标贴进行使用;而本案争议商标同本案涉案外观设计标识外观相同,核定使用第18类手“提包、伞、仿皮革、小皮夹、卡片盒(皮夹子)、钱包(小钱袋)、手杖、马具等商品上。”涉案外观设计同本案争议商标所起的作用较为类似,均可作为商品或者服务的来源的标记。若共存于市场,可能会导致公众对两标识所指示的商品或服务来源产生混淆。两者之间存在权利冲突。

(二)作为在先权利的外观设计权应从申请日起算

首先,我国专利法等法律规定外观设计专利权被公告授权后,保护期限从申请日开始起算。我国1984年制定的专利法就规定“自申请日起计算”。 2008年修正的专利法亦规定,外观设计专利权的期限为十年,自申请日起计算。即,根据法律专利法规定,一旦被公告授权,外观设计专利权追溯到外观设计专利申请日。其次,外观设计专利权系排他性权利,其主要目的在于为权利人排除他人非经其同意而使用该外观设计提供法律上的保障。即使权利人不将此外观设计标识申请为外观设计专利权,其亦可选择将该标识用于汽车或者衣服上,并因此种使用而产生类似于商标区分商品或者服务来源的作用,此即为法律所保护。因此,附着于该外观设计标识上的权利和利益至少是从申请日开始产生的。

综上,外观设计作为在先权利起算时间应当从申请日开始。

【典型意义】

本案系适用修改前的商标法第三十一条的典型案例。本案中,争议商标申请注册时间与涉案外观设计专利权申请时间相差较短,涉案外观设计专利权申请在前,但获得授权公告在后。商标评审委员会据此判定争议商标的申请注册未违反商标法第三十一条,认为外观设计专利权作为在先权利应当以其获得授权公告的日期为起算时间。但商标法第三十一条所保护的是法律上的权利和利益。只要外观设计专利权人使用该标识则产生其商业上的利益,此即为法律所保护。因此,商家在注册商标时,不能心存侥幸,认为别的主体外观设计专利权未获得授权公告而可以注册为自己的商标。


附图:


争议商标


涉案外观设计主视图

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责任编辑:冷媚
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